Casos legales

Apelación Miscelánea – Civil (Tel Aviv) 40718-02-24 Genentech Inc v. Estado de Israel – Registrador de Patentes, Diseños y Marcas Registradas - parte 8

August 23, 2026
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Se sostuvo que esta conclusión no cambia cuando la orden en el extranjero fue cancelada dentro del periodo de la patente en Israel.  Los argumentos del apelante de que las disposiciones de la ley debían examinarse de forma diferente respecto a lo mencionado fueron rechazados.  Este rechazo se basa en la sentencia del Tribunal Supremo y en la resolución de este tribunal.

Se rechazó además el argumento del apelante de que, al expirar la orden de prórroga, y antes de la expiración de la patente básica, es posible retroceder y reactivar la solicitud de una orden de prórroga.  De acuerdo con este argumento, la aplicación de las disposiciones de la ley debería llevar a la cancelación del aviso en virtud del artículo 64E(e)(3) de la Ley, pero el aviso debe permanecer en vigor conforme al artículo 64E(e)(1) de la Ley, hasta el final del periodo de la patente básica.  Se sostuvo que este argumento no tiene fundamento en el lenguaje ni el propósito de la ley; y se sostuvo además que la interpretación del apelante contradice el acuerdo establecido por el legislador, que buscaba obtener decisiones sobre estos asuntos de manera establecida, sin esperar hasta la fecha de expiración de la patente básica.

Por tanto, el Honorable Subsecretario determinó que la orden de prórroga para 213353 patente expiraba en la fecha de expiración de la patente de referencia en Europa, y se rechazó el argumento de que el aviso debía mantenerse conforme al artículo 64E(e)(1) de la Ley.

  1. De ahí el atractivo.

La apelación y los argumentos de las partes

  1. La apelante presentó su apelación, respondió el estado, y la Asociación de Fabricantes también presentó su posición - tras unirse al proceso - según la cual se desestima la apelación. Los argumentos de las partes son muchos y ramificados.  Abordaré algunos de ellos incluso en la fase de discusión y decisión.  En el resto del caso, no encontré justificación para desviarme del resultado al que alcancé.

Resumen de los argumentos del apelante

  1. El apelante señala las implicaciones derivadas del enfoque interpretativo del Honorable Subsecretario. Según este enfoque, una vez revocada la patente de referencia o revocada la orden de prorrogación de la patente de referencia, tras cumplirse las condiciones de ambos países, ya no es posible obtener una orden para extender la validez de una patente en Israel.  Este resultado permanecerá vigente incluso si, en el futuro, las condiciones de ambos países se cumplen debido a otras órdenes que se emitirán o a cambios que se apliquen al mapa de la protección de la patente de referencia en el extranjero.  Este resultado no puede mantenerse mientras la patente israelí siga siendo protegida, durante la vigencia de la patente básica.
  2. El acuerdo establecido en la legislación pretende compensar a los titulares de la patente en el ámbito farmacéutico. Se ven perjudicados cuando no pueden aprovechar el registro de la patente a su favor debido a la necesidad de obtener una licencia de comercialización.  Este asunto lleva tiempo, por lo que se creó un mecanismo que permite extender el periodo de protección.  La ley también busca evitar una situación en la que el medicamento pueda comercializarse en los países de referencia en el extranjero, yesto no ocurre en Israel.  El legislador intentó permitir que el titular de la patente cumpliera las condiciones de ambos países, para extender la protección hasta el final del periodo de patente en Israel.  El enfoque del Honorable Subsecretario frustra este propósito básico.

En la mayoría de los casos, cuando se presenta una solicitud de orden de prórroga en Israel, aún no se ha emitido una orden de prórroga en Estados Unidos ni en Europa, por lo que el examen en Israel se divide en dos partes, de acuerdo con la sección 64e(e) de la ley.  Esto permite que el proceso comience tras la concesión de un permiso de comercialización fuera de Israel en los países correspondientes, y luego se publique la intención de emitir una orden conforme a la sección 64e(e)(1).  Posteriormente, tras la emisión de las órdenes de prórroga en el extranjero, se publica un aviso adicional, conforme a la sección 64e(e)(3); y luego se emite la orden de prórroga en Israel, que entra en vigor tras la expiración del periodo básico de patente aquí.

18.     El apelante coincide en que el foco de la disputa entre las partes es el artículo 64J(3) de la Ley de Patentes.  Este establece que si un evento de expropiación ocurre fuera de Israel, afectará las medidas tomadas a nivel local.  Establece que las órdenes de prórroga o el aviso de intención de conceder órdenes de prórroga según el artículo 64E(c) o el artículo 64E(e)(3) de la Ley expirarán.  Y aún no ordena que la declaración inicial bajo el artículo 64E(e)(1) expire.  Por tanto, la declaración inicial de intención de realizar el procedimiento para conceder su prórroga sigue vigente.

Por tanto, mientras el periodo de la patente básica siga vigente, el aviso conforme al artículo 64E(e)(1) no expirará.  La disposición relativa a la expiración de la orden de prórroga en Israel no puede ser relevante, ya que aún no ha entrado en vigor.  Por lo tanto, tampoco puede expirar.  Una orden que entre en vigor después del periodo de la patente básica efectivamente expirará.  Y hasta este periodo, el aviso continúa aplicándose, y permite al titular de la patente actuar para cumplir las condiciones de ambos países en el periodo provisional, y recibir nuevas órdenes de prórroga, de acuerdo con los acontecimientos.

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