(a1) No obstante lo dispuesto en el apartado (a), una solicitud de borrado de una marca debido a que la solicitud de registro de la marca se presentó de mala fe puede presentarse en cualquier momento."
- El hecho de que el legislador determinara que no existe un plazo de prescripción para una solicitud de eliminación de una marca por falta de buena fe indica la gran importancia que debe atribuirse a la buena fe del solicitante para registrar una marca.
- La expresión "buena fe" tiene diferentes significados, y su significado en un contexto dado se determina según el propósito y la finalidad de la legislación, y en nuestro caso, se determina conforme al propósito de la ley de marcas [véase el párrafo 16 Otras solicitudes municipales 9839/17 Habitat en Tax Appeal v. CAFOM (Nevo, 17 de diciembre de 2018)]. El registro de una marca tiene como objetivo proteger la reputación del titular de la marca, evitar engañar al público y permitir una vida comercial justa. La Ordenanza de Marcas Registradas forma parte de un sistema legal que trata sobre la protección del comercio justo, la competencia leal y la ausencia de engaño (véase la página 898 en el caso Toto Gold). La Ordenanza también cita la competencia desleal como motivo para la eliminación de la marca según el artículo 39(a) de la Ordenanza, o su inelegibilidad según el artículo 11(6) de la Ordenanza.
- En su artículo "The Commercial Litigs Law, 5759-1990 - Fairness in Competition and Trade Secrets", el académico Deutsch se refiere al concepto de "injusto":
"El contenido del concepto de 'injusto' se deriva de una amplia gama de consideraciones. Entre estas consideraciones, el uso indebido del poder es superior. El principio de equidad es lo primero y más importante: que el bando fuerte debe ejercer su poder preferido dentro de los límites y teniendo en cuenta los intereses protegidos del bando débil."
- El solicitante de eliminación es propietario de una pequeña empresa activa principalmente en la región sur y el alcance de su actividad no es grande (véase el Apéndice C de la declaración jurada de Lavi, una copia de los informes de pérdidas y ganancias del solicitante para los años 2008-2019). El Solicitante de Borrado estableció su transacción bajo el nombre "M.Z.O.R." el 1 de mayo de 2007 (Apéndice A a la declaración jurada de A. Lavi). El solicitante de eliminación también utilizó este nombre en un formato formateado ya en 2007 (véase el párrafo 2 de la declaración jurada de Lavi y el Apéndice E de la declaración jurada de Lavi, una copia de una factura fiscal de 2010). La marca de diseñador del solicitante de eliminación (en adelante: el logotipo de los dos hombres) es la siguiente:
- El 15 de junio de 2011, la Oficina del Fiscal General presentó una solicitud de orden judicial temporal contra el solicitante de eliminación. Esta solicitud también refleja la actividad del solicitante de eliminación hasta 2011. Se solicitó la orden judicial contra el solicitante de la eliminación, quien fue definido como un distribuidor autorizado bajo el nombre de "Mazor – Ejercicio de Derechos y Beneficios Médicos". En otras palabras, en 2011, la actividad del solicitante de eliminación fue evidente y aparentemente no despreciable. Está claro que no se habría solicitado una orden judicial contra un intermediario cuya actividad sea encubierta o inexistente (Apéndice B a la declaración jurada de Lavi).
- Las pruebas ante mí no indican que el propietario de la marca estuviera activo bajo el nombre Mazor antes de 2011. Aunque la página web del titular de la marca, que se adjuntó como Apéndice 5 a la declaración jurada de Beliciano bajo el título "Quiénes somos", se afirma que "desde 2009 Mazor – Ejercicio de Derechos Médicos" ha estado ayudando a los clientes a ejercer sus derechos, esto no está respaldado por sus pruebas. En cualquier caso, la evidencia muestra que la propietaria de la marca eligió representarse a sí misma en publicaciones y señalización en sus oficinas, principalmente mediante el logotipo del estetoscopio.
- No es posible determinar con certeza si, en el momento de la elección del nombre en 2009 o 2011, el titular de la marca conocía la existencia y actividad del solicitante para su eliminación, pero no puede haber duda de que en 2016 (cinco años antes de solicitar el registro de la marca) era consciente de esta actividad, e incluso envió al solicitante una carta de advertencia en la que el titular de la marca exigía que el solicitante, antes de registrarla, dejara de usar la marca "Mazor" (véase una copia de la correspondencia entre las partes de 2016, Apéndice E a la declaración jurada de Lavi). En esta etapa, como el solicitante de eliminación también respondió a la carta, las partes podrían haber actuado en paralelo diferenciando sus actividades mediante las diferentes marcas diseñadas que cada una de ellas utiliza (el solicitante de eliminación con el logotipo de las dos personas y el propietario de la marca con el logotipo del estetoscopio). De hecho, parece que así fue durante unos seis años, hasta el 27 de marzo de 2022.
- Desde 2016, el propietario de la marca ha ampliado significativamente sus actividades publicitarias y promocionales (véase el Apéndice 7 de la declaración jurada de Beliciano – informe para Mazor), principalmente a través del logotipo del estetoscopio. Mientras tanto, la petición de eliminación seguía funcionando simultáneamente, aunque con menores volúmenes de publicidad y ventas. Está claro que en la relación entre las partes, la persona con la marca es el lado fuerte.
- El 22 de junio de 2021, el titular de la marca presentó la solicitud de registro de la marca "Mazor MAZOR" (literalmente). La solicitud de examinar la marca con rapidez, en la página web, fue respaldada por la declaración jurada del Sr. Bellisiano, quien explicó la urgencia afirmando que "la empresa ha descubierto recientemente que la marca ha sido utilizada por partes no autorizadas de una manera que viola sus derechos" (véase el Apéndice D de la declaración jurada de Lavi y la declaración de reclamaciones de la solicitud de eliminación). La presentación al Registrador de representaciones incorrectas mediante la declaración jurada del examen en un lugar en relación con sus derechos sobre la marca arroja una luz negativa sobre la conducta del propietario de la marca.
- Además, la propia solicitud de registrar la marca verbalmente sin ningún diseño en las circunstancias del caso que tengo ante mí es contraria a los propósitos de la marca (véase el caso Byte) y, por tanto, está manchada por la mala fe. El registro verbal de la marca Mazor no pretende proteger al consumidor del engaño, ya que no diferencia entre el propietario de la marca y el solicitante que utilizó la palabra anteriormente. El registro tampoco protege la reputación del titular de la marca, ya que no se ha demostrado que la palabra se identifique exclusivamente con el titular de la marca. El propósito del registro es únicamente impedir que el competidor (el solicitante de eliminación) utilice la palabra "remedio" y, por tanto, bloquear su actividad. El propietario de la marca explotó indebidamente su poder económico preferente y su ser una parte más sofisticada para expulsar al solicitante para su eliminación.
- De hecho, el 27 de marzo de 2022, poco después de que la marca se registrara (2 de marzo de 2022), el titular de la marca envió una carta de advertencia al solicitante para su eliminación por infracción de la marca "Mazor", y en mayo de ese año ella incluso presentó una demanda en el Tribunal de Magistrados de Ashdod para obtener medidas monetarias y declaratorias. Este es un registro que el Tribunal Supremo definió en el caso Izhiman (Civil Appeal Authority 9711-17 Chain Stores of Izhiman Coffee contra Mazen Izhiman (Nevo 1.2.2018, párrs. 8-9 de la sentencia)) como un registro por razones defensivas y, por tanto, está manchado por la mala fe.
- Además, durante al menos seis años, las partes trabajaron codo con codo utilizando marcas diseñadas que se diferenciaban (el logotipo del estetoscopio y el logotipo del pueblo); parece que durante esos años hubo pocos casos de error entre el público del cliente (véase el Apéndice 10 de la declaración jurada de Beliciano, que documenta casos individuales en los que los clientes fueron engañados). Recientemente, parece que el propietario de la marca está utilizando una marca diseñada con características similares a las del logo de dos personas del solicitante para su eliminación. Sin embargo, no está claro cuándo comenzó el uso de la nueva marca por parte del propietario de la marca, ya que las pruebas que presentó mostraban el uso del logotipo del estetoscopio, y la página web y las pruebas que solicitaban su eliminación mostraban un logotipo diferente (véase, por ejemplo, el Apéndice F de la declaración jurada de Lavi).
| El logotipo de diseñador del peticionario de eliminación desde 2007 | El logotipo del propietario de la marca |
- Incluso en la evidencia adicional que aborda el titular de la marca, parece que es la marca recién diseñada la que aumenta el riesgo de engaño.
- En el párrafo 3 de su declaración de reivindicaciones, el titular de la marca argumenta lo siguiente:
"Todos los argumentos de la Demandante en este asunto se centran en la afirmación de que la Demandada eligió hacer valer sus derechos contra partes que usan su marca de forma ilegal y mientras engañan al público y se enriquecen a su costa, y no es imposible que si no se hubiera presentado una demanda contra la Demandante (el procedimiento de la TA). 53801-05-22, la "Demanda" o el "Procedimiento") entonces esta solicitud nunca se habría presentado, y la demandante no tiene más remedio que quejarse de sí misma cuando no presentó una marca registrada. Cabe señalar que no falta buena fe en la aplicación de los derechos del demandado. Por el contrario, la Demandante es quien actúa de mala fe mientras engaña al público general utilizando la marca de la Demandada, y ahora, para intentar eludir la ley, ha presentado una moción de eliminación en un intento de restringir los pasos de la Demandada."
- De hecho, es razonable suponer que la solicitud de eliminación no se habría presentado si el titular de la marca no hubiera presentado la reclamación por infracción de su marca registrada. La solicitud de eliminación no se habría presentado incluso si el propietario de la marca hubiera actuado de forma justa y hubiera intentado registrar una marca que reflejara la realidad comercial. El hecho de que un solicitante de eliminación no presentara una solicitud de registro de una marca en su nombre no otorga legitimidad al titular de la marca para ejercer su poder preferido sin tener en cuenta los intereses protegidos del solicitante de eliminación. No creo que el solicitante de eliminación quiera restringir los pasos tomados por el titular de la marca, ya que ya en 2016 el solicitante acordó que las partes actuarían en paralelo. El propietario de la marca es quien actúa injustamente y se aprovecha del registro de una marca débil realizada de mala fe para perjudicar al solicitante y su eliminación.
Conclusión
- La marca registrada carece de un carácter distintivo innato o fue adquirida y solicitada de mala fe, por lo que está sujeta a eliminación. El titular de la marca asumirá los gastos de la solicitud de eliminación por un importe de NIS 1.800 y sus honorarios de abogados por un importe de NIS 30.000, incluyendo un recurso fiscal, que se pagará en un plazo de mes desde la fecha de esta decisión; de lo contrario, se asumirán las diferencias de vinculación e intereses. Esta decisión entrará en vigor en un plazo de 30 días desde la fecha de presentación de la misma. Para la atención de las partes, estas están obligadas a notificar la presentación de un recurso.
Dr. Roya Israeli