En el presente caso, los demandados no cumplen los criterios establecidos al respecto en Otras Solicitudes Municipales 3559/02 Toto Gold Subscribers Club en una Apelación Fiscal contra el Consejo de Regulación de Apuestas Deportivas, IsrSC 59(1) 873 ("el caso Toto Gold"), de acuerdo con el "principio de equidad", según el cual la prohibición del uso de una marca registrada tiene como objetivo prevenir engaños y garantizar el comercio justo. En esta sentencia, se establecieron tres pruebas auxiliares para determinar si ha surgido una protección de 'uso verdadero': la primera es la prueba de identificación, es decir, si el producto es fácilmente identificable sin el uso de la marca. En segundo lugar, el uso de la marca registrada es en la medida en que no supera lo que se requiere para una descripción razonable y justa del producto o servicio ofrecido a los consumidores. En tercer lugar, el uso de la marca no indica el patrocinio o registro que el titular de la marca haya concedido a su usuario.
En este contexto, el demandante también se refirió a la sentencia dictada en Civil Appeal 7629/12 Suissa contra Tommy Hilfiger (Nevo 16 de noviembre de 2014) ("el caso Tommy Hilfiger"), en la que se sostuvo que, incluso cuando el titular de una marca utiliza legalmente una marca con fines de comercialización, que no se limita solo a la venta de bienes, este uso está sujeto a las pruebas establecidas en el caso Toto Gold. Además, se determinó que, en lo que respecta a la venta de vehículos, el comercializador debe enfatizar de forma destacada que no opera bajo los auspicios del fabricante del vehículo que posee la marca.
Además de la referencia a estas sentencias, el demandante argumentó que en otros casos los tribunales rechazaron las reclamaciones de los propietarios de garajes que no operaban bajo los auspicios del titular de la marca pero que la utilizaban, y obligaban a estos propietarios a abstenerse de usar el nombre del propietario y la marca, y alternativamente, dado el uso de la marca, requerían una aclaración de que el garaje no estaba incluido en la lista de garajes autorizados de los importadores de los fabricantes de automóviles mencionados. En este contexto, también se argumentó que la jurisprudencia sostenía que no se requiere una prueba real de engañar al público, sino que la existencia de un "miedo al engaño" es suficiente para formular una causa de acción por infracción y fraude de marca registrada.
- Uso prohibido de la descripción del negocio: en este caso, los demandados hacen un uso desproporcionado y de mala fe de la marca Toyota, en hebreo e inglés, en la señalización del negocio, vallas publicitarias, materiales publicitarios y diversos sitios web. La marca "Toyota" es el nombre central y dominante en el nombre comercial, mientras que la palabra "Rehovot" indica geográficamente un lugar geográfico distintivo, que también es utilizado por concesionarios autorizados en nombre de Toyota. El uso del nombre "Toyota" junto con una indicación geográfica como nombre del negocio envía un mensaje engañoso a los consumidores de que el taller es una parte integral de la red de concesionarios de Toyota y opera bajo su supervisión. Según el demandante, este uso no es necesario para alertar a los consumidores sobre el hecho de que los demandados prestan servicios de venta y mantenimiento para vehículos Toyota. Muchos talleres que ofrecen servicios similares no utilizan la marca "Toyota", e incluso el propio demandado a veces utiliza el nombre en el que se constituyeron.
También se argumentó que, contrariamente a las afirmaciones de los demandados, el Reglamento de Licencias de Servicios y Profesiones en la Industria Automovilística (Garajes), 5782-2022 (el "Reglamento de Licencias") no exige que el taller se llame por el nombre del fabricante. El demandado incluso se constituyó bajo el nombre "A. Rehovot Vehicle" y no "Toyota Rehovot", ya que prefería evitar la descalificación del nombre "Toyota" por parte del Registrador de Sociedades en ausencia del consentimiento del titular de la marca y conforme al artículo 27(a)(2) dela Ley de Sociedades, 5759-1999 (la "Ley de Sociedades").